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Artigo - A Marca Comunitária Européia - Dr Newton Silveira*

A questão da propriedade industrial


Newton Silveira*
Publicado no jornal O Estado de S.Paulo (18/11/1997)

 

Desde 1° de janeiro de 1996 já é possível depositar um pedido de registro de marca comunitária na União Européia (CTM). O Escritório de Harmonização do Mercado Interno da UE (OHIM) tem sede em Alicante, na Espanha, e estão em pleno funcionamento desde 1° de abril de 1996, de forma que as marcas comunitárias depositadas entre 01/01/1996 e 01/04/1996 receberam como data de depósito a data de 01/04/1996. Uma CTM poderá ser depositada perante o OHIM e produzirá efeito nos 15 Estados membros da UE.: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia e Grã-Bretanha. O direito aplicável a essas marcas consiste num direito de propriedade intelectual autônomo, independente das leis nacionais dos países membros. O registro de uma CTM é dotado da característica de integridade, de forma que só pode ser transferido ou abandonado em relação a todo o território da UE, embora sejam possíveis licenças limitadas a certos territórios ou a certos bens ou serviços. Sua duração é de 10 anos a contar do depósito, renovável a cada 10 anos.

MARCAS REGISTRÁVEIS
São registráveis os sinais que possam ser representados graficamente, como palavras, nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma e embalagem dos produtos, cores e composição de cores, desde que dotados de capacidade distintiva.

MARCAS NÃO REGISTRÁVEIS
São consideradas causas absolutas de rejeição: a não distintividade, quando a marca consistir em termo genérico em qualquer das línguas da UE, ou descritiva dos bens e serviços a assinalar, ou tenha se tornado um termo comum no comércio em qualquer dos países da UE, ou, ainda, seja considerada "deceptiva" (enganosa), ou reproduza emblemas de organismos oficiais. São consideradas causas relativas de rejeição: as marcas conflitantes com direitos anteriores de terceiros. Nesse caso o registro não será recusado ex-officio, dependendo da apre sentação de oposiçóes por parte dos interessados.

QUEM PODE REQUERER UMA CTM
O depositante ou requerente de uma CTM poderá ser qualquer pessoa natural ou jurídica (mesmo que não seja nacional ou estabelecida na UE). O pedido de registro poderá ser apresentado diretamente pelo requerente ou através de um representante (agente). No entanto, se o requerente não for domiciliado ou estabelecido em um país da UE, deverá, necessariamente, ser representado por pessoa domiciliada em um país membro da UE.

LÍNGUAS DO PROCEDIMENTO
Há 11 línguas oficiais na UE. Perante o OHIM, porém, há somente cinco línguas oficiais: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Assim, o pedido poderá ser depositado em qualquer das 11 línguas oficiais da UE, mas o requerente deverá designar uma segunda língua entre as cinco oficiais do OHIM para utilização durante o procedimento. Se as duas línguas indicadas pelo requerente se acham entre as cinco oficiais do OHIM, qualquer das duas poderá ser utilizada durante o procedimento. Por exemplo: se o depósito for feito em sueco, indicando como segunda língua o inglês, todo o procedimento será em inglês. Se o depósito for feito em inglês, indicando como segunda língua o francês, um eventual opoente poderá optar por uma das duas.

FASES DO PROCEDIMENTO
Depósito. O pedido de registro de marca, indicando artigos ou serviços de uma ou mais classes conforme a classificação de Nice, poderá ser depositado perante um dos escritórios nacionais de um país membro da UE ou diretamente no OHIM. No caso de depósito em um escritório nacional, este deverá remetê-lo em 15 dias ao OHIM, sob pena de o pedido ser considerado abandonado.

No ato do depósito, ou dentro do prazo de dois meses, o requerente poderá reivindicar a prioridade de um primeiro pedido efetuado há seis meses ou menos em um país integrante da União de Paris ou da Organização Mundial do Comércio (WTO).
Nos mesmos prazos, ou após a concessão do registro da CTM, o requerente poderá reivindicar a antigüidade de registro anterior em um país da UE, mas seu reconhecimento só será eficaz em relação ao país daquele registro nacional.

O pedido deverá conter: um requerimento, a identificação do depositante e do representante, se houver (não sendo necessária legalização do instrumento), a lista de artigos e/ou serviços, uma amostra da marca (se não for nominativa) e prova do pagamento da taxa de depósito (a taxa básica para até 3 classes de acordo com a classificação de Nice, mais a taxa adicional por classe excedente), paga no ato do depósito ou dentro de um mês. Se o depósito estiver incompleto, o OHIM notificará o interessado a complementar os documentos ou taxas faltantes, mas a data do depósito passará a ser a data da complementação.

Exame. O OHIM procederá ao exame somente em relação às causas absolutas de rejeição.

Buscas. Paralelamente ao exame, o OHIM procederá a buscas em relação a CTMs depositadas ou registradas anteriormente e notificará os seus proprietários do novo pedido. Ao mesmo tempo, serão realizadas buscas perante os escritórios nacionais (exceto Alemanha, Itália e França). O depositante receberá os relatórios de buscas perante o OHIM e escritórios nacionais e terá o prazo de um mês para analisá-los (como o relatório não inclui buscas na Alemanha, Itália e França, convém realizar buscas particulares nesses países).

Publicação. Após o prazo de um mês da entrega do relatório de buscas e se não forem apontadas causas absolutas de rejeição, o pedido será publicado nas 11 línguas oficiais da UE, iniciando-se o prazo improrrogável de três meses para apresentação de oposições perante o OHIM (as primeiras publicações deverão ocorrer após setembro de 1996).

Oposições. As oposições poderão se basear em CTMs anteriores, em marcas nacionais já registradas na UE, em marcas não registradas mas em uso notório ou em outros direitos, como o nome comercial ou pedido feito de má-fé. Se a oposição se basear em marca não registrada mas em uso anterior de importância meramente local, a oposição não se dirigirá contra o registro da CTM, mas contra o seu uso local de acordo com a lei nacional do opoente (sendo esta a única hipótese em que não se aplica o princípio da integridade da CTM).

O depositante será notificado da apresentação das oposições e terá o prazo de dois meses (Cooling-Off-Period) para retirar o seu pedido sem incidir em sucumbência (caso em que o opoente recebe a taxa de oposição em restituição), ou modificar seu pedido, negociar com os opoentes ou defender-se da oposição (por exemplo, alegando a caducidade do registro nacional ou da CTM, caso em que o opoente deverá comprovar o uso da marca no período de caducidade).

Recursos. Das decisões do OHIM cabe recurso no prazo de dois meses. Se o prolator da decisão recorrida não reconsiderar sua decisão, o recurso será decidido pela Câmara de Recursos do OHIM (cabendo, ainda, ação perante a Corte Européia de Justiça).
Concessão. Da data da concessão do registro, o requerente tem prazo de dois meses para recolher a taxa de concessão, ou mais dois meses com 25% de multa.

CONVERSÃO EM PEDIDOS NACIONAIS
Se um pedido CTM é recusado, o depositante tem a opção de convertê-lo em pedidos nacionais separados para os países onde as causas de recusa não existam (pagando uma taxa de conversão para cada país) e mantendo a prioridade da CTM original. Essa conversão pode ser requerida a qualquer tempo.

USO DA MARCA
O uso da marca em qualquer país da UE é suficiente para legitimar o uso de uma CTM. A caducidade opera pela interrupção do uso por cinco anos consecutivos.

CONTRAFAÇÃO
É considerada contrafação mesmo o uso da marca exclusivamente para fins de exportação, mas o uso na publicidade comparativa é permitido.

O titular de uma CTM pode promover ação para fazer cessar a contrafação e obter indenização. A parte contrária pode promover ação declaratória de não infração e ação de revogação ou invalidade.

COMPETÊNCIA
Será competente o tribunal nacional do país da UE onde o réu tenha domicílio ou estabelecimento. Se o réu não tiver domicílio ou estabelecimento na UE, será competente o tribunal nacional onde o autor tenha domicílio ou estabelecimento.

Se nem o réu nem o autor estiverem estabelecidos ou domiciliados na UE, será competente o tribunal da sede do OHIM, ou seja, da Espanha.  Em última instância, a competência será da Corte Européia de Justiça.  A lei aplicável será somente a lei da Comunidade Européia.

TAXAS
As taxas são estabelecidas em ECUs, sendo 1 ECU correspondente a aproximadamente 1.3 USD.




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VANTAGENS DA CTM
- Um só pedido e registro para 15 países;
- Um só direito aplicável;
- Qualquer estrangeiro pode ser titular;
- Um só pedido multiclasse;
- Admite a reivindicação de antigüidade de registro anterior;
- O proprietário de uma CTM será notificado de novos pedidos de marcas (CTM) iguais ou semelhantes;
-Apresentadas oposições, o requerente tem prazo de dois meses para retirar o pedido, sem incidir em sucumbência;
- Possibilidade de conversão em pedidos nacionais na UE;
- O uso em um só pais elide a caducidade;
- Custos menores do que requerer registros separadamente nos 15 países.

DESVANTAGENS DA CTM
- O requerente está sujeito á sucumbência em casos de oposições, de forma que, tomando ciência das oposiçóes e mantendo o seu pedido, e vindo, afinal, a ter seu pedido indeferido, estará sujeito a pagar as taxas, honorários do agente e despesas a todos os opoentes;
- Qualquer motivo que causaria o indeferimento do pedido em qualquer dos 15 países integrantes provocará o indeferimento do pedido de uma CTM em relação a todos os países;
- O pedido de uma CTM é muito complicado e oneroso para quem tenha interesse em proteger a marca em um número reduzido de países europeus, caso em que será mais conveniente depositar pedidos separados no sistema tradicional.


 

* Newton Silveira
Diretor Geral do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual e Professor de Direito Comercial nas Faculdades de Direito da USP e da FAAP. É sócio Diretor da CRUZEIRO/NEWMARC desde 1966.
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